深圳市腾讯计算机系统有限公司诉谭发某因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

【裁判要旨】

恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为，应依据我国法律关于侵权行为的相关规定，审查判断当事人提起诉讼的行为是否具有过错以及该行为是否侵害了他人的民事权益。在审查判断当事人是否具有过错时，应坚持诚实信用原则，综合分析当事人提起知识产权诉讼的权利基础、对涉案知识产权的判断能力、在诉讼相关行为中的表现、当事人的抗辩理由等因素。

因专利权人的恶意给他人造成的损失应包括直接损失和间接损失。在损失的具体数额无法确定时，应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。

【案号】

一审：广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03民初632号

二审：广东省高级人民法院（2019）粤民终407号

【案情与裁判】

原告（被上诉人）：深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称腾讯公司）

被告（上诉人）：谭发某

起诉与答辩

腾讯公司诉称：腾讯公司自1999年起就在QQ即时通讯工具中使用QQ企鹅卡通形象作为服务形象代言和标志，是“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及“”注册商标专用权的权利人。谭发某明知腾讯公司拥有“QQ企鹅”形象的在先权利，仍恶意注册“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，在腾讯公司起诉谭发某等构成商标侵权和著作权侵权后，仍拒不撤回其企鹅音箱外观设计专利的申请，反而恶意提起侵犯外观设计专利权诉讼，指控腾讯公司侵害其外观设计专利权。因谭发某的恶意诉讼行为，给腾讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失。请求法院判令：谭发某向腾讯公司赔偿因其恶意提起知识产权诉讼给腾讯公司造成的包括律师代理费、差旅费、商誉损失、预期可得利益等在内的各项经济损失以及腾讯公司因本案维权支出的包括律师费、公证费在内的合理费用共计200万元并向腾讯公司赔礼道歉，消除影响，诉讼费由谭发某承担。

谭发某答辩称：一、腾讯公司罗列证据证明其知名度，但是网上亦有新闻批评腾讯公司为追求企业利益而不顾社会责任。二、本案当事人双方在（2011）深福法知民初字第348、349号两案中最终达成调解，根据司法解释的相关规定，因调解或和解作出妥协和认可的事实不能作为后续诉讼中对其不利的证据。三、谭发某依据外观设计专利证书提起的诉讼是合法维权行为。综上，谭发某依据专利提起诉讼，并不存在恶意行为，请求依法驳回腾讯公司诉讼请求。

一审审理查明

腾讯公司拥有多项“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及注册商标专用权。谭发某为傲为科技（深圳）有限公司（简称傲为公司）的股东及董事。2008年12月谭发某向国家知识产权局申请“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，并获得授权。2011年3月，腾讯公司以谭发某、傲为公司销售的QQ迷你音箱侵害其著作权和商标权为由提起诉讼。后双方就该两案达成和解，谭发某同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元。谭发某同时承诺，将于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅音箱外观设计专利的申请。后谭发某并未履行承诺，且持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。此后，腾讯公司与深圳中科睿成智能科技有限公司（简称中科公司）合作生产、销售企鹅外形音箱。2016年2月，谭发某以腾讯公司及中科公司侵犯其外观设计专利权为由，提起诉讼，要求法院确认腾讯公司及中科公司侵权并判令腾讯公司及中科公司支付专利使用费90万元［案号：（2016）粤03民初236号，以下简称236号案］。腾讯公司随即针对谭发某的外观设计专利提出无效宣告请求，原国家知识产权局专利复审委员会经审查宣告该外观设计专利权无效。广东省深圳市中级人民法院遂裁定驳回谭发某的起诉。腾讯公司据此提起本案诉讼。

腾讯公司为证明其因谭发某的恶意诉讼行为造成的损失，提交了《民事委托代理合同》并附相应金额的发票、公证费发票等证据证明其已支付236号案律师费3.5万元、无效宣告请求费1500元、本案一审律师费2万元、公证保全费4000元，还主张其支付了差旅费以及本案二审律师费。腾讯公司还主张其与中科公司因恶意诉讼终止合作，遭受了授权许可费等可得利益损失以及因谭发某的恶意诉讼行为遭受了商誉损失。

一审判理和结果

一审法院认为：认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。谭发某的行为满足上述构成要件，属于恶意提起知识产权诉讼的行为，给腾讯公司造成了经济损失，应承担赔偿损失的民事责任。一审法院综合考虑谭发某主观恶意明显、情节恶劣以及腾讯公司所支付的合理开支，酌情确定谭发某赔偿腾讯公司50万元。因腾讯公司未举证证明由于谭发某的行为对其商誉造成影响，不予支持腾讯公司要求谭发某公开赔礼道歉，消除影响的诉讼请求。一审法院判决：谭发某于判决生效之日起十日内赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元；驳回腾讯公司的其他诉讼请求。

上诉与答辩

谭发某不服一审判决，上诉称：1.一审判决在事实认定中长篇大论美化腾讯形象，而对腾讯公司欠缺社会责任只字不提，足见一审法院丧失公正性。2.一审法院以（2011）深福法知民初字第348、349号案件调解书及调解笔录认定事实，说明谭发某存在“恶意”，违反法律规定。该两案的调解笔录关于谭发某做出撤回其外观设计专利的承诺未写入调解书，谭发某有理由认为该部分内容法院不予支持，谭发某对涉案专利享有权利。腾讯公司明知谭发某拥有涉案外观设计专利，却没有申请涉案专利无效，而是等到被谭发某起诉后，才想起去申请涉案专利无效，说明腾讯公司有恶意。3.本案腾讯公司所支付的诉讼开支仅有5.9万元，而一审顶格判决谭发某赔偿50万元，属滥用司法裁量权。请求撤销一审判决，改判驳回腾讯公司的诉讼请求。

腾讯公司答辩称：1.谭发某错误理解司法解释对调解过程中自认事实的规定，当事人在案件调解中所认可的事实，可继续适用于后续诉讼，谭发某应履行其在调解笔录中所作出的承诺。2.一审判决的赔偿数额只低不高，腾讯公司为本案支付了律师费、无效宣告请求费、差旅费，本案造成了腾讯公司可得利益损失，对腾讯品牌带来负面影响。请求驳回上诉，维持原判。

二审判理和结果

二审法院认为：

一、谭发某的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼的问题

恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为。本案中，判断谭发某针对腾讯公司提起专利诉讼的行为是否构成恶意诉讼，应从谭发某该行为是否构成侵权行为进行分析。首先，关于谭发某是否存在过错的问题。从权利基础分析，腾讯公司的QQ企鹅形象具有较高的知名度。谭发某利用外观设计专利不进行实质审查的制度，将他人拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利，其涉案专利权缺乏正当的权利基础。从主观状态分析，谭发某在起诉前曾被腾讯公司以侵害其QQ企鹅形象著作权和商标权起诉，双方达成和解，谭发某同意停止侵权并赔偿损失，说明谭发某主观上早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，且知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。此外，谭发某在申请涉案专利及提起专利诉讼时，均聘请了专利代理机构和律师，具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力。从谭发某的诉讼行为分析，谭发某在明知腾讯公司拥有QQ企鹅形象在先权利、其涉案专利权不具备合法权利基础的情况下，仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权，在腾讯公司对涉案专利提起无效宣告程序后，仍继续参与无效宣告程序和专利诉讼程序，而且在上述程序中，谭发某均委托了专业律师参与相关程序，能够预见其行为的结果，该行为不属于善意行使诉讼权利，具有损害他人权益的故意。综上，谭发某提起专利诉讼的行为违反了诚实信用原则，具有主观恶意，存在过错。综合考虑谭发某提起专利诉讼的权利基础、对涉案专利的判断能力、在诉讼相关行为中的表现及抗辩理由，谭发某明知其诉讼请求缺乏正当权利基础，仍不正当地提起专利诉讼，违反了诚实信用原则，主观上具有恶意，损害了腾讯公司的合法权益，构成恶意提起知识产权诉讼，依照《中华人民共和国侵权责任法》[1]第六条和《中华人民共和国专利法》第四十七条的规定，谭发某应承担侵权损害赔偿民事责任。

二、关于赔偿数额的问题

腾讯公司主张其遭受的损失包括因专利诉讼、无效宣告程序及本案诉讼所支付的合理维权开支、腾讯公司因恶意诉讼无法向中科公司收取授权许可费的可得利益损失以及腾讯公司所遭受的商誉损失等，请求法院酌定赔偿数额。谭发某则上诉认为腾讯公司已支付的诉讼开支仅有5.9万元，一审确定的赔偿数额过高。二审法院认为，因专利权人的恶意给他人造成的损失应包括直接损失和间接损失。在损失的具体数额无法确定时，应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。本案中，首先，腾讯公司已提交证据证明其已支付专利诉讼案律师费3.5万元、无效宣告请求费1500元、本案一审律师费2万元、公证保全费4000元，该部分损失为应对恶意诉讼而支出的合理开支，应予以支持。腾讯公司还主张其支付了差旅费以及本案二审律师费，该部分支出具有合理性和必要性，并且已经实际发生，但因腾讯公司未提交相关证据，该部分损失酌情予以支持。其次，腾讯公司主张其与中科公司因恶意诉讼终止合作，遭受了授权许可费等可得利益损失。在专利诉讼中，谭发某与腾讯公司均认可腾讯公司与中科公司的合作，但腾讯公司未提交授权许可费或可得利益损失的相关证据，根据商业惯例，腾讯公司与中科公司的合作确实会因恶意诉讼受到一定影响，该情节可作为确定赔偿数额的参考因素。第三，腾讯公司主张其因恶意诉讼导致商誉损失。鉴于一审未支持该部分损失，且腾讯公司未提出上诉，对腾讯公司该主张不予支持。根据上述腾讯公司因恶意诉讼遭受的损失情况，综合考虑QQ企鹅的知名度较高，谭发某在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利，且在前案调解后，仍滥用诉权向腾讯公司提起恶意诉讼，并要求腾讯公司支付其专利许可费90万元，明显违背诚实信用原则，主观恶意明显，情节较为恶劣等因素，二审法院维持了一审法院酌定的50万元赔偿金额。

【法官评述】

本案是典型的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。2011年修改《民事案件案由规定》时新增了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，将其归入知识产权权属、侵权纠纷。因此，知识产权恶意诉讼，既是滥用诉权的行为，又是滥用知识产权的行为。目前学术界与实务界的通说认为，知识产权恶意诉讼本质上属于侵权行为。根据最高人民法院民事案件案由规定课题组关于恶意诉讼的定义可推知，知识产权恶意诉讼，即以获取非法或不正当利益为目的，无事实和法律依据故意提起知识产权诉讼的行为。课题组同时认为，知识产权恶意诉讼问题仍需“留给司法实践中去根据个案来判断”“本次增加此种案由类型，既指引地方法院可以受理此类诉求，也是希望能够通过知识产权审判来总结相关司法经验”。可见，此类纠纷因属于新类型的案由，在行为要件、裁判标准等方面的认定标准仍需在实践中总结经验，以进一步明确相关裁判标准。

一、恶意的认定

在侵权责任法中并无“恶意”的概念。根据侵权人的主观状态，可以分为故意和过失，故意分为直接故意和间接故意。张新宝教授认为，恶意是危害最大的故意，必须是直接故意，必须对他人的正当利益或者法律的权威构成威胁，在进行一定行为时明显以追求他人之损害为目的而不是行使自己的正当权利。[2]关于“因恶意提起知识产权纠纷”中的“恶意”是否仅指直接故意，不包括间接故意的问题，目前尚未形成共识。笔者认为，由于“恶意”尚无明确的法律规定，在审理此类纠纷时，应结合案件具体情况，依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条[3]规定，审查行为人是否具有明知或应知的主观过错，且主观上具有追求损害他人合法权益的不法目的。正确区分“恶意”是正确判断是“恶意诉讼”还是“正当维权”的关键。鉴于知识产权的专业性，准确把握“恶意”的标准并不容易。在判断当事人是否具有提起诉讼的主观恶意时，可从其权利基础、判断能力、相关诉讼行为以及抗辩意见等多方面进行判断。

（一）关于权利基础。在知识产权恶意诉讼中，行为人据以提起诉讼的知识产权往往被宣告无效或撤销。但是，涉案知识产权被宣告无效或被撤销并不能直接反推出权利人明知权利存在瑕疵，因此，权利最终被无效或撤销并非证明权利人存在恶意的充分条件，还应进一步分析该权利被宣告无效或撤销的原因。本案中，腾讯公司的 QQ企鹅形象具有较高的知名度。谭发某在申请专利前曾使用QQ聊天软件，应知道腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，但谭发某仍利用外观设计专利不实质审查的制度，将QQ企鹅形象在音箱上申请外观设计专利。可见，谭发某在涉案权利的取得方面存在恶意。

（二）行为人的判断能力，即行为人是否有能力判断并知悉其权利存在瑕疵。由于知识产权具有专业性、法定性，法律制度上有其特有的安排，行为人如果不具备知识产权制度相关知识或相关领域的从业经验，可能无法判断其权利上存在的瑕疵。本案中，谭发某在申请涉案专利及提起专利诉讼时，均聘请了专利代理机构和律师，应具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力。

（三）行为人的相关行为。恶意是一种主观状态。判断当事人是否具有恶意，需要综合审查其客观化的外在行为。本案中，谭发某在起诉腾讯公司前曾被腾讯公司以著作权和商标权侵权为由起诉，腾讯公司在该两案中提交了腾讯公司关于QQ企鹅形象著作权和商标权的权利证据，后双方达成和解，谭发某同意停止侵权并赔偿损失，足以说明谭发某主观上早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，且知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。谭发某在明知腾讯公司拥有QQ企鹅形象在先权利、其涉案专利权不具备合法权利基础的情况下，仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权，在腾讯公司对涉案专利提起无效宣告程序后，仍继续参与无效宣告程序和专利诉讼程序，而且在上述程序中，谭发某均委托了专业律师参与相关程序，能够预见其行为的结果。因此，综合考虑谭发某的相关行为，法院认定该行为不属于善意行使诉讼权利，具有损害他人权益的故意。

（四）被告的抗辩事由，即面对原告的恶意诉讼指控，被告是否有正当合法的抗辩事由。由于主观状态的认定较为复杂，仅以客观行为来判断失之片面，还需进一步审查被告的抗辩事由。本案中，谭发某的抗辩事由主要是不应以其在调解书及调解笔录的陈述认定事实。腾讯公司诉谭发某著作权和商标权侵权纠纷案件的调解情况真实存在，可以作为法院认定事实的依据。谭发某该抗辩事由无法证明其主观上不存在恶意。在恒某公司诉司某公司一案[4]中，根据权利人的抗辩，因权利人对新颖性的理解有误，造成涉案专利因新颖性存在问题而被宣告无效。一、二审法院均不认定权利人存在恶意。

二、赔偿的标准

依据《中华人民共和国侵权责任法》（现已被《中华人民共和国民法典》取代）及《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定，知识产权恶意诉讼行为的赔偿范围仅限于“给他人造成的损失”。二审法院认为，因专利权人的恶意给他人造成的损失应包括直接损失和间接损失。在损失的具体数额无法确定时，应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。本案中，受害者为应对恶意诉讼支出的诉讼费、律师费、公证保全费、无效宣告请求费、差旅费等具有合理性和必要性的费用属于直接损失，依法应予以支持。腾讯公司与他人的合作因恶意诉讼中止，遭受了可得利益损失，该部分损失属于因恶意诉讼导致的间接损失，也应在确定赔偿数额中予以考虑。由于损失的具体数额无法精确计算，法院结合在案证据、侵权情节和恶意程度，酌情确定了50万元的赔偿数额。

此外，关于恶意诉讼能否适用惩罚性赔偿的问题。美国法院认为专利恶意诉讼可适用最高三倍的惩罚性赔偿。有的学者亦呼吁确立恶意诉讼侵权惩罚性赔偿制度，在规制恶意诉讼领域发挥惩罚性赔偿制度的威慑和恐吓作用。2018年出台的《中华人民共和国电子商务法》第四十二条规定“恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任”，明确了恶意投诉可适用惩罚性赔偿。笔者认为，知识产权恶意诉讼的非法性和损害后果远大于恶意投诉，建立知识产权恶意诉讼惩罚性赔偿制度既有现实意义，也有可行性。

编写人：广东省高级人民法院 王静

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[1] 已被《中华人民共和国民法典》废止。

[2] 张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社2007年版，第11页。

[3] 对应《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条。

[4] 参见浙江省高级人民法院（2019）浙民终126号民事判决书。